¿Patente o secreto industrial?
Mtro. César Aranda Bonilla
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Conceptos
Una patente es el reconocimiento que hace el Estado, a través de un documento, para hacer constar el derecho exclusivo de explotación temporal que una persona física o jurídica tiene sobre una invención que reune los requisitos establecidos por la ley. Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
Por su parte, los secretos industriales no son otra cosa más que información, pero información valiosa que reúne cuatro características: a) que sea de aplicación industrial o comercial; b) que sea guardada por una persona física o moral con carácter confidencial; c) que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y d) que se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a dicha información.
La información que constituya un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Ejemplos de información que puede constituir un secreto industrial los encontramos en las listas de clientes y proveedores, las formulaciones, los procesos industriales, las estrategias de mercado y lanzamiento de productos, los resultados de estudios comerciales y de mercado, los sueldos, procesos legales, listas de precios, las bases de datos, etc.
Casos en que se puede optar por patente o secreto industrial
Las formulaciones y los procesos industriales pueden protegerse a través de patentes o secretos industriales, pero no ambos. En ese caso, el titular de la información deberá decidir si la conserva como secreto industrial o la protege mediante una patente. Para tomar una buena decisión, deberán considerarse, al menos, cuatro aspectos: la protección, el derecho exclusivo. las acciones legales que pueden intentarse para el caso de que el derecho sea violado y la vigencia.
Protección
En nuestro país, una invención patentada se protege mediante un título expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), siempre y cuando la invención cumpla con todos los requisitos y se haya seguido con el procedimiento establecido en la LPI.
En el caso de los secretos industriales, el IMPI no expide títulos porque no existe un trámite de registro para protegerlos. Esto se debe a que no existe un registro de secretos industriales, pues al revelar la información a un registro público, como es el IMPI, perdería su secrecía, y ya no podría constituir un secreto industrial.
La existencia de un secreto industrial puede ser acreditada mediante convenios de confidencialidad, así como a través de medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares en donde consten los secretos. Por ello, para el caso de que la existencia de un secreto industrial sea puesta en tela de juicio, además de tales medios de prueba, es altamente recomendable ofrecer las declaraciones testimoniales de quienes tuvieron acceso al secreto. Cabe agregar que tampoco existe un trámite para registrar los convenios de confidencialidad que sean celebrados para preservar los secretos industriales.
Derecho exclusivo
El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: a) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y b) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.
El derecho que confiere una patente no produce efecto alguno contra un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio; cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación; el empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.
Tratándose de secretos industriales, el derecho de exclusividad recae sobre aquella información de aplicación industrial o comercial que se guarde, con carácter confidencial, que signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas.
Acciones legales que pueden intentarse para el caso violación del derecho de exclusividad
En el caso de las patentes, se puede intentar, principalmente, la solicitud de declaración administrativa de infracción ante el IMPI y, cuando la declaratoria haya quedado firme, la demanda por daños y perjuicios ante un juzgado federal o local, en donde se reclama el pago de cuando menos el 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio que implique la violación, pero no se puede intentar la vía penal porque la violación al derecho de explotación exclusiva no está considerada como delito por la LPI, salvo tratándose de reincidencia en la comisión de infracciones administrativas.
Si se viola el derecho al uso exclusivo de un secreto industrial, se puede intentar la solicitud de declaración administrativa de infracción y luego la demanda por daños y perjuicios, pero también se puede presentar una querella ante la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta ejerza la acción penal por la comisión de alguno de los delitos a que se refiere la LPI, los cuales son castigados con prisión de dos a seis años y multa por el importe de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además del pago que deba realizar por concepto de reparación del daño, que equivale, cuando menos, al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio que implique la violación.
Vigencia
La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.
La vigencia de un secreto industrial está condicionada al tiempo en que se mantenga la secrecía. Por esta razón, quien posea un secreto industrial podrá celebrar contratos de licencias que superen ampliamente los plazos de vigencia establecidos para las patentes.
Consideraciones finales
No siempre es fácil decidir cuál será la mejor opción a elegir, sobre todo si se considera la vigencia y para muestra un botón: la fórmula de Coca-Cola ha sido protegida por más de 100 años como un secreto industrial, y bien podría seguir así por otro tanto igual.
